Una pelea de dos pesos pesados: la disputa entre el Banco de Chile y la cadena Walmart

Fue una pelea entre pesos pesados. Por un lado, el Banco de Chile, entidad financiera ligada al grupo Luksic. En la otra esquina, Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo y que en el paìs es dueña de las marcas Lider y Ekono, entre otras. ¿El origen de la disputa? El registro de una llamativa frase.

Todo partió en junio de 2018, cuando el banco solicitó el registro de la marca Club Chile, cuya cobertura apuntaba a servicios de fidelidad de clientes para propósitos comerciales, de publicidad y de negocios, así como administración de programas de descuento que permiten a los participantes obtener descuentos en productos y servicios a través del uso de una tarjeta de membresía, entre otros.

Walmart se opuso a la solicitud. Sostuvo que la denominación pedida es absoluta e indudablemente genérica y descriptiva en relación a los servicios que desea distinguir en la clase 35 (administración de programas de descuento, entre otros). Según la cadena de supermercados, la marca pedida corresponde precisamente al nombre que se les otorga a los servicios de clubes de fidelidad de clientes y administración de programas de descuento.

Durante el proceso de solicitud de inscripción, el Instituto Nacional de Propiedad industrial (Inapi), notificó al Banco de Chile que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad. Según la entidad, la marca solicitada es un conjunto integrado por el término "Club" que, en este contexto, alude a una agrupación de personas con intereses comunes, que en este caso participan de las bonificaciones o descuentos por consumir productos o demandar servicios y por la denominación de Estado "Chile", irregistrable. "Por tanto, el conjunto está integrado por un término descriptivo y carente de distintividad y no contiene elemento gráfico o denominativo susceptible de protección marcaria", sostuvo.

El banco rechazó los cuestionamientos. Primero, en relación a la oposición de Walmart, dijo que resulta absolutamente alejado de toda realidad, pues un club de fidelización y descuentos se denomina habitualmente "programa o club de fidelización y descuento", y que jamás han sido denominado "Club Chile". Añadió que ya es titular del registro de la marca Club del Chile, en clase 35. Sobre la observación del Inapi, dijo que es injustificada toda vez que el signo solicitado está dotado de la capacidad distintiva necesaria para erigirse como marca comercial y, en ningún caso la solicitud puede comprenderse dentro de las causales de irregistrabilidad. Por último, señaló que, si bien los signos independientemente pueden ser considerados como descriptivos, juntos son un concepto nuevo. "Se dedica a un quehacer muy innovador y único en nuestro país, por lo que debe considerarse una marca evocativa", remarcó.

Pese a esto, el Inapi rechazó la solicitud de registro en marzo del año pasado. Tras esto, el Banco de Chile apeló al Tribunal de Propiedad Industrial, que ratificó el fallo de primera instancia.

Los abogados de la entidad financiera llegaron hasta la Corte Suprema, que falló hace unas semanas. En su resolución, el máximo tribunal del país señaló que, de acuerdo a lo expuesto por los sentenciadores de las instancias, el asunto ha sido resuelto observando acertadamente los parámetros que el derecho marcario ordena considerar, toda vez que en el análisis se ha tomado en consideración que el signo pedido carece de distintividad y descripción de los servicios a distinguir. Señaló que la expresión Club, que en este contexto alude a una agrupación de personas con intereses comunes, y la expresión Chile, que corresponde a la denominación del Estado de Chile, no tienen elementos que permitan darle algún grado de distintividad a la marca solicitada. Esto, dijo, lleva a concluir que el signo pedido no es susceptible de registro , por lo que rechazó el recurso de casación en el fondo presentado por el Banco de Chile.